美国专利保护期延长制度管窥（二）

——药品专利布局与保护期延长资源的最优化配置

作者 | 寇飞 北京市永新智财律师事务所

引言

在“美国专利保护期延长制度管窥（一）”（←点击标题前往）一文讨论了美国“专利保护期调整”和“专利保护期延长”的一体两翼制度框架后，本文针对特殊的药品专利，探讨基于特定的药品专利布局，如何相应实现保护期延长资源的最优化配置。

一、药品专利及其保护期延长的特殊之处

由于药品的特殊属性，以及并行的专利行政审批程序与药品上市行政审批程序，药品专利权人实际享有的有效专利保护期可能分别受制于以上两个程序，因此可能同时受惠于专利保护期调整（Patent Term Adjustment，PTA）和专利保护期延长（Patent Term Extension，PTE）两种专利保护期延长制度也合情合理。

而为了避免药品专利保护期的不当延长损及公众利益，美国的药品专利保护期延长也受制于诸多因素，包括但不限于：1）药品需要经历了审批程序；2）首个被批准商业销售或使用的药品；3）药品专利仍然有效；4）药品专利未被延长过；5）针对同时存在多项专利的一个药品，只能对其中一项专利给予PTE。

考虑到原研药品通常在临近专利保护期届满时的经济效益峰值化现象，能否恰当运用药品专利保护期延长制度，对原研药企合理有效延长药品市场独占期至关重要。对于仿制药企和社会公众，了解上述制度和信息也有助于准确管理对专利权的合理预期。

二、不同药品、专利、PTA、PTE策略的选择

由于药品专利布局往往较为复杂，一个药品往往同时存在多项专利，专利权人首先需要考虑将哪些专利纳入橘皮书。专利权人就美国专利US8,173,663 (‘663专利)获得了PTA与PTE之后，可与FDA沟通以更新橘皮书中专利保护期的相关信息。但僧多粥少，可延长的药品专利保护期就显得尤为稀缺，在多项药品专利同时符合延期条件的情况下，给谁延期，不给谁延期，就需要专利权人根据不同的药品、专利、PTA、PTE进行选择与配置，从而谋求权利最优化。

1、‘663专利族及其相关药品族

‘663专利涉及的药品NESINA®（苯甲酸阿格列汀）是武田公司研发的一种DPP-4抑制剂降糖药，于2013年1月25日获FDA批准用于治疗成人2型糖尿病。武田公司的复方制剂OSENI®（苯甲酸阿格列汀/盐酸吡格列酮）和复方制剂 KAZANO®（苯甲酸阿格列汀/盐酸二甲双胍）也于同日获得FDA批准。根据FDA的橘皮书记录，这三款药涉及由若干个专利相互交织的网状布局，且各自使用了不同的专利保护期延长策略，我们逐一分析并尝试揣摩专利权人的用意。

2、NESINA®及相关专利

在FDA的橘皮书中检索NESINA及相关专利，共涉及以下4件专利信息。

图1. FDA橘皮书中NESINA相关专利信息（图源：FDA网站截图）

1）US7807689（‘689专利）：选择适用PTA，因专利期超14年而不再适用PTE

‘689专利涉及苯甲酸阿格列汀的具体化合物、组合物、制品和使用该具体化合物治疗I型糖尿病、II型糖尿病以及乳腺癌的方法。保护范围具体明确，保护主题齐全。这无疑是一件核心专利。

因享受PTA，’689专利有效期届满日为2028年6月27日，即原始届满日2025年3月15日+PTA的1200天。相关药品在FDA获批上市后还能享受将近15年的有效保护期，非常可观。根据美国专利法规定，药品通过FDA批准后的剩余专利期不得超过14年，因此，已无法对’689专利再适用PTE。

2）US8173663（‘663专利）：PTA受制于期末放弃，选择适用PTE

‘663专利是’689专利的继续申请，涉及使用通式化合物治疗I型糖尿病、II型糖尿病以及乳腺癌的方法。保护主题单一，但保护范围广，并且明确包含使用苯甲酸阿格列汀具体化合物的治疗方法，保护范围与’689专利有重叠但不同。

‘663专利虽然有489天的PTA，但受制于期末放弃，保护期届满日将会提前到’689专利的原始届满日2025年3月15日。

因额外享受PTE，而PTE不受制于期末放弃，故’663专利有效期届满日为2025年12月2日，即原始届满日2025年3月15日+PTE的262天。相对于’689专利可观的专利保护期延长，这262天的PTE对于’663专利无疑是雪中送炭，弥足珍贵。

3）US8697125（‘125专利）：启动PTA更正程序，选择更正后的PTA延长

‘125专利于2014年4月15日授权，涉及苯甲酸阿格列汀作为活性成分的片剂及其制备方法。

在’125专利授权公告文本中显示，其享有358天的PTA。对于USPTO自行计算并给予的PTA，专利权人并不买账，于2014年5月1日，即专利授权后2个月内提出专利有效期调整请求（Patent Term Adjustment Petition），认为正确的PTA应当是503天，请求USPTO重新考虑。USPTO于2015年3月23日作出决定（Petition Decision routed to Certificate of Correction），准予对PTA进行更正，正确的PTA应为503天。2017年5月30日，USPTO公告更正证书（Certificate of Correction），将授权文本上的PTA更正为503天。

基于此，’125专利有效期届满日为2029年6月16日，即原始届满日2028年1月30日+PTA的503天。

4）US8288539（’539专利）：NESINA项下不适用PTE，KAZANO项下适用PTE

‘539专利同样是’689专利的继续申请，涉及’663方法专利中的通式化合物。与’663专利非常类似，保护主题单一，但保护范围广，并且明确包含苯甲酸阿格列汀具体化合物，保护范围与’689专利有重叠但不同。

虽然享受1039天的PTA，但因受制于期末放弃，故’539专利有效期满日仍为原始届满日2025年3月15日。

值得注意的是，’539专利也出现在USPTO的基于35 U.S.C. §156获批PTE的专利列表中，享受PTE 101天，但该PTE是针对药品KAZANO（苯甲酸阿格列汀/盐酸二甲双胍）授予的。我们在后文阐述。

2、KAZANO®及相关专利

在FDA的橘皮书中检索KAZANO时，同样涉及4件专利信息，其中有3件与NESINA的专利相同，包括上述’539专利。此时’539专利有效期届满日显示为2025年6月24日，即原始届满日2025年3月15日+PTE的101天。虽然另有PTA 1039天，但因受制于期末放弃，不再叠加。

图2. FDA橘皮书中KAZANO相关专利信息（图源：FDA网站截图）

由此可见，NESINA和KAZANO两种药品均涉及多项专利。在’663专利已因NESINA的行政审批适用PTE之后，专利权人不得再因NESINA的行政审批对’539专利选择适用PTE。原因就在于根据U.S.C. §156(c)(4)的规定，针对同时存在多项专利的一个药品，只能对其中一项专利给予PTE。

但这不妨碍专利权人因KAZANO的行政审批对’539专利选择适用PTE。而这101天的PTE对于’539专利无疑也是雪中送炭。同样道理，在’539专利已因KAZANO的行政审批适用PTE之后，专利权人不得再因KAZANO的行政审批对’663专利选择适用PTE。因此，在KAZANO项下，’663专利有效期满日仍为原始届满日2025年3月15日。

有些拗口，但宗旨就是，专利权人不得因同一行政审批程序的延误而在多个专利的保护期上多次获益。

3、OSENI®及相关专利

图3. FDA橘皮书中OSENI相关专利信息（图源：FDA网站截图）

在FDA的橘皮书中检索OSENI时，涉及5件专利信息，包括3件与NESINA和KAZANO相同的专利。我们仅关注一下US6329404（’404专利），其涉及苯甲酸阿格列汀/盐酸吡格列酮的药物组合物，以及使用该药物组合物治疗糖尿病的方法。

作为苯甲酸阿格列汀/盐酸二甲双胍复方制剂，OSENI不出意料地选择’404专利适用PTE。在USPTO的基于35 U.S.C. §156获批PTE的专利列表中，’404专利享受5年的PTE，即美国专利法允许的最长PTE时限。’404专利是一件分案申请，原始届满日为2016年6月19日，加上5年的PTE后，’404专利有效期届满日为2021年6月19日。

同理，在OSENI项下，在’404专利已享受PTE之后，’663专利和’539专利均不再享受PTE。

三、熙熙攘攘，利来利往：稀缺的可延长保护期资源的最优化配置

图4. FDA橘皮书中NESINA、KAZANO与OSENI相关专利的延期综合策略一览

当我们以全景视角看一下橘皮书中收录的同日在FDA上市的NESINA®、KAZANO®和OSENI®及其相关专利时，由于继续申请、期末放弃、PTA、PTE等诸多事项，不同的专利可能适用不同的保护期延长制度。即使是同一份专利，在不同的药品项下，专利权人也会选择性适用延期策略。

图5. NESINA、KAZANO与OSENI相关专利保护期总览

从时间维度来看，基于合理的专利布局和保护期延长策略，三款药品形成了以’689专利为核心，其余不同主题类型的专利为辅佐的资源优化配置，最大程度地、全方位地获得了有效的专利保护期。具体而言，其既重点保护了核心化合物专利’689专利，又使因受制于期末放弃而无法享受PTA的通式化合物相关专利’663专利和’539专利分别在不同药品项下获得了宝贵的PTE延长；而外围的剂型专利’125专利、’638专利和’079专利又通过PTA进一步延长了药品实际享有的有效专利保护期，这显然是在合规性前提下基于商业策略的综合考量，值得仔细推敲与借鉴。

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